美國(guó)商標(biāo)使用申請(qǐng)人承認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)有約束力的備忘錄
更新時(shí)間：2020-12-01 15:53:46
2020年8月18日，美國(guó)專利商標(biāo)局（“ USPTO”）主任Iancu?發(fā)布了一份備忘錄，題為“根據(jù)第311條進(jìn)行的跨部門審查中受質(zhì)疑專利的申請(qǐng)人陳述的處理”。備注提供關(guān)于使用“申請(qǐng)人承認(rèn)現(xiàn)有技術(shù)”的美國(guó)專利商標(biāo)局的視圖約束力的指導(dǎo)（稱為“AAPA”或“APA”的簡(jiǎn)稱）由申請(qǐng)人以支持在一個(gè)專利挑戰(zhàn)當(dāng)事人之間審查（“IPR ”）。
35 USC§311（b）的相關(guān)部分規(guī)定，只能“基于由專利或印刷出版物組成的現(xiàn)有技術(shù)”來(lái)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)。由于該法規(guī)，與地區(qū)法院相比，通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行的可專利性挑戰(zhàn)更加有限。例如，在地方法院被告侵權(quán)者可能會(huì)依據(jù)任何無(wú)效性理論（包括斷言基于專利或印刷出版物（例如IPR）以及現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品，缺乏書面說(shuō)明或授權(quán)，或不確定性等）。
如備忘錄所述，與創(chuàng)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)的美國(guó)發(fā)明法（“ AIA”）及其第311（b）節(jié)一致，大多數(shù)審理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的委員會(huì)專家組得出結(jié)論，要求專利權(quán)的人承認(rèn)挑戰(zhàn)專利的規(guī)格現(xiàn)有技術(shù)不是僅是知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)的現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物。但是，少數(shù)小組允許AAPA單獨(dú)用于IPR的可專利性挑戰(zhàn)中（例如，與請(qǐng)?jiān)溉送猓F(xiàn)有技術(shù)（如申請(qǐng)人在專利說(shuō)明書本身中所承認(rèn)的那樣）放棄了預(yù)期的或顯而易見(jiàn)的專利權(quán)利要求） ）。而且，此外，許多面板已經(jīng)取得了中間立場(chǎng)，僅允許將AAPA與其他現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物一起使用。
因此，由于存在分歧，Iancu局長(zhǎng)發(fā)布了備忘錄，以從USPTO的角度解決此問(wèn)題。首先，備忘錄指出，不能單獨(dú)將申請(qǐng)人的承認(rèn)作為建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的依據(jù)，因?yàn)楦鶕?jù)第311條，此類承認(rèn)本身不符合專利或印刷出版物的資格。其次，備忘錄發(fā)現(xiàn)可以使用此類承認(rèn)。 “當(dāng)他們證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員擁有的常識(shí)時(shí)，”“如果與構(gòu)成第311條所述程序的“基礎(chǔ)”的一項(xiàng)或多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物結(jié)合使用，則可以支持明顯論點(diǎn)。”
根據(jù)備忘錄：
在規(guī)范中使用此類聲明與§311（b）一致，因?yàn)榇祟惵暶骺梢蕴峁┓缮舷嚓P(guān)的信息，而不會(huì)構(gòu)成根據(jù)§103提出的顯而易見(jiàn)性依據(jù)的“基礎(chǔ)”。“基礎(chǔ)”的一般理解含義支持閱讀第311（b）節(jié)，要求至少一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物構(gòu)成IPR的“基礎(chǔ)或起點(diǎn)”，但不排除考慮其他相關(guān)專利性信息。
因此，閱讀第31l（b）節(jié)以允許在§103上下文中使用專利說(shuō)明書，可以在法規(guī)明確引用第103條所述權(quán)利要求的非專利性之間取得正確的平衡，而這在法律上要求考慮普通技術(shù)人員的知識(shí)。忠實(shí)于其限制性規(guī)定。
這種允許使用的知識(shí)分為三類：（1）提供在發(fā)明之前（對(duì)于AIA之前的專利）或要求保護(hù)的發(fā)明的有效提交日期（對(duì)于AIA后的專利）在本領(lǐng)域中通常已知的缺少的權(quán)利要求限制。 ）;?（2）支持合并特定披露的動(dòng)機(jī)；或（3）為了與專利性相關(guān)的任何其他目的，證明在發(fā)明之時(shí)（對(duì)于AIA之前的專利）或要求保護(hù)的發(fā)明的有效申請(qǐng)日期（對(duì)于AIA后的專利）的普通技術(shù)人員的知識(shí)。
該備忘錄提供了有用的清晰度，并解決了董事會(huì)小組討論的分歧-至少直到聯(lián)邦巡回法院直接就此問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)為止。
